DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - URUGUAY

Ley N° 17.164 
Patentes de Inversión, Modelos de Utilidad 
y Diseños Industriales

TITULO V
ACCIONES Y SANCIONES POR LA INFRACCION DE PATENTES

CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CIVILES

Artículo 99º - El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. 

También podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación. Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes. 

Artículo 100º - Los que comercializaren o distribuyeren productos en infracción sólo serán responsables por los daños y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerla. 

Artículo 101º - En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. 

Artículo 102º - En los casos de infracción el licenciatario con licencia registrada podrá ejercer en vía administrativa o judicial las medidas y las acciones necesarias para la defensa de los derechos derivados de la patente. 

Artículo 103º - La autoridad judicial estará facultada para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo dispuesto por el Título II del Código General del Proceso. 

Artículo 104º - La acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción. 

Artículo 105º - Cuando una solicitud de patente se hubiera presentado como propia, en perjuicio del verdadero inventor o diseñador, éste podrá solicitar la transferencia de la misma a su favor. También gozará de tal opción un coinventor, codiseñador u otro cotitular del derecho a la patente por la parte que le correspondiera. La petición de reivindicación o transferencia al propietario prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde que comenzó a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venciere primero. 

CAPITULO II
DISPOSICIONES PENALES

Artículo 106º - El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. 

Artículo 107º - La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurran las circunstancias agravantes siguientes: 

A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma. 

B) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado. 

TITULO VI
REGISTROS Y PUBLICIDAD

CAPITULO I
REGISTROS DE PATENTES

Artículo 108º - Los registros de patentes son públicos pudiendo ser consultados por cualquier interesado en las formas que establezca la reglamentación. 

Artículo 109º - La solicitud de patente se mantendrá en secreto hasta su publicación. También se mantendrán en secreto las solicitudes desestimadas, desistidas o abandonadas antes de su publicación. 

CAPITULO II
REGISTRO DE LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS DE PATENTES

Artículo 110º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el registro de los actos y contratos relativos a la explotación comercial e industrial de las patentes y los de aquellos que modifiquen, afecten o limiten los derechos emergentes de las mismas. 

En especial se llevarán registros de: 

A) Licencias convencionales, ofertas de licencia, licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente y demás, previstos en el Capítulo V del Título II de la presente ley, así como sus modificaciones. 

B) Embargos, prohibiciones de innovar y demás actos que afecten el uso o la disposición de los derechos de patente. 

C) Prendas y demás derechos que limiten o se constituyan sobre los derechos de patente. 

TITULO VII
DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Artículo 111º - Créase el registro de los contratos que tengan por objeto la transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, contratos de franquicia y similares, los cuales producirán efectos ante terceros a partir de su inscripción. 

TITULO VIII
NORMAS TRIBUTARIAS Y TASAS

Artículo 112º - Resuelta la concesión de la patente deberá abonarse la tasa correspondiente dentro de los sesenta días a partir de la notificación de la resolución. La omisión en el pago de la misma hará que se tenga al solicitante por desistido. Para el mantenimiento de los derechos patentarios deberán abonarse anualidades. Las mismas deberán pagarse dentro de los sesenta días anteriores al vencimiento de cada año. Dicho plazo podrá extenderse hasta seis meses a partir de la fecha del vencimiento mediante el pago de un recargo del 50% (cincuenta por ciento). La omisión en el pago de cualquiera de las anualidades producirá la caducidad de la patente. 

Artículo 113º - Las solicitudes y demás actuaciones comprendidas en la materia de la presente ley pagarán las tasas, los precios o los derechos que se establecen en el artículo 117 de la presente ley. La reglamentación podrá establecer exoneraciones, descuentos o facilidades de pago, en las siguientes situaciones: 

A) Convenios de cooperación suscriptos por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y otros organismos o instituciones de enseñanza, desarrollo o investigación. 

B) Ofrecimientos de acuerdos o licencias para explotar la patente en el país. 

C) Cuando se trate de inventores con escasos recursos económicos. 

Artículo 114º - La falta de pago en plazo de los derechos correspondientes podrá dar lugar al archivo de las actuaciones. 

Artículo 115º - El Poder Ejecutivo podrá conceder un plazo de gracia de seis meses para abonar las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial concedidos mediante el pago de los recargos correspondientes. De la misma forma podrá preverse también la rehabilitación de las patentes caducadas por el no pago de los derechos. En ningún caso la rehabilitación afectará los derechos legítimamente adquiridos previamente por terceros. 

Artículo 116º - Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio, sin perjuicio de lo previsto en los literales A), B) y C) del artículo 305 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, modificativa del artículo 290 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y del artículo 63 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. 

Artículo 117º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes: 

A) Información tecnológica: Búsquedas en fondos documentales de patentes nacionales o extranjeras, proporcionando datos bibliográficos, incluyendo resumen y figura en caso de existir: 

i) Búsqueda por datos bibliográficos:

• Antecedentes nacionales 1,5 UR 
• Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno 0,4 UR
• Antecedentes extranjeros 2,5 UR 
• Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno 0,4 UR 

ii) Búsqueda temática:

• Antecedentes nacionales 2,5 UR
• Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno 0,5 UR
• Antecedentes extranjeros 3,5 UR 
• Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno 0,6 UR
• Copias de documentos de patentes nacionales o extranjeros cada página:

• Copia de material en microfilm o microfichas 0,08 UR 
• Copia de material contenido en CD ROM 0,1 UR 
• Copia de material en impresos 0,06 UR 

B) Actuaciones en materia de patentes: 

i) i) Solicitudes de patentes de:

Invención

• Hasta diez reivindicaciones 10,00 UR
• Por reivindicación excedente de diez 0,6 UR
• Modelos de utilidad y diseños industriales 5,00 UR 

ii) ii) Publicación en Gaceta de la Propiedad Industrial:

• Patentes de invención 6,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 2,00 UR 

iii) iii) Observación por terceros:

• Patentes de invención 5,00 UR
• Modelos de utilidad y diseños industriales 2,50 UR 

iv) iv) Examen de fondo:

Patentes de invención:

• Hasta diez reivindicaciones 3,00 UR
• Por cada reivindicación excedente de diez 0,05 UR
• Modelos de utilidad y diseños industriales 2,00 UR 

v) v) Solicitudes de prórroga de plazos:

• Primera solicitud 2,00 UR
• Segunda solicitud 5,00 UR 

vi) vi) Renuncia o desistimiento a solicitudes de:

• Patentes de invención 2,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 0,5 UR 

vii) vii) Transferencias de solicitudes y patentes:

• Invención 10,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 4,00 UR 

viii) viii) Título de patentes:

• Invención 16,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 6,00 UR 

ix) ix) Renovaciones:

• Modelos de utilidad y diseños industriales 6,00 UR 

x) x) Anualidades:

• Patentes de invención por año 9,00 UR
• Modelos de utilidad y diseños industriales por año 3,00 UR 

xi) xi) Certificado y copias certificadas de actuaciones en trámite y documentos de prioridad:

1. Certificados de fecha de solicitud:

• Patentes de invención 2,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 1,00 UR

2. Copia certificada de solicitud: 

• Hasta diez páginas:

• Patentes 4,00 UR 
• Modelos de utilidad y diseños industriales 2,00 UR
• Excedente de diez páginas, por página 0,02 UR 

xii) xii) Copias de documentos para terceros:

• Fotocopias simples:

• Hasta diez páginas 0,20 UR
• Excedente de diez páginas, por página 0,01 UR

• Fotocopias certificadas: 

• Hasta diez páginas 0,50 UR 
• Excedente de diez páginas, por página 0,02 UR 

TITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 118º - Los plazos otorgados por la presente ley a los interesados y terceros, salvo disposición en contrario, serán corridos y perentorios, comenzando a contarse a partir del día hábil siguiente al de la notificación del acto. Se tendrá por notificación suficiente de los actos comprendidos en la materia de la presente ley la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial. El precio de dichas publicaciones será fijado por la reglamentación pertinente. 

Artículo 119º - La reglamentación fijará los plazos de las vistas, los traslados y los demás términos no previstos. 

Artículo 120º - El personal que intervenga en la tramitación de las solicitudes de los derechos regulados por la presente ley está obligado a mantener la reserva sobre el contenido de los expedientes. La violación de este deber se considerará falta grave. 

Artículo 121º - Las personas que cumplan funciones en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial interviniendo en la tramitación de los derechos conferidos por la presente ley, no podrán actuar directa ni indirectamente ante la misma en dichos procedimientos, por sí o en representación de terceros, hasta pasados dos años después de la fecha de finalizada la relación. 
El incumplimiento de la disposición precedente será causal de: 

A) Destitución, cuando la persona interviniente sea un funcionario público. 

B) Cese, si se trata de una persona vinculada contractualmente con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. 

C) Multa, en caso de que la persona intervenga antes de haber transcurrido el plazo referido de dos años. 

El monto de las multas variará de 10 a 100 UR (diez a cien unidades reajustables) de acuerdo con la gravedad de la falta. 

TITULO X
DISPOSICIONES ORGANICAS TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPITULO I
NORMAS ORGANICAS

Artículo 122º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el organismo competente en la materia de la presente ley. Salvo disposición expresa en contrario, se encuentra dotada de los poderes y facultades necesarios para adoptar resoluciones y reglamentos, ordenar y desarrollar los procedimientos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 123º - Las solicitudes de patente que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de la presente ley continuarán sus procedimientos de acuerdo con la legislación anterior. Las patentes que se solicitaren a partir de la vigencia de la presente ley se regirán por sus disposiciones. 

Artículo 124º - Las patentes vigentes a la fecha en que entre en vigor la presente ley se regirán por la legislación anterior, excepto: 

A) Renuncia total o parcial. 

B) Licencias u otros usos sin autorización del titular. 

C) Pago de derechos, multas, recargos, intereses y anualidades por el plazo restante. 

D) Plazo de gracia para rehabilitar derechos por falta de pago de anualidades. 

E) Registración de los actos y contratos relativos a patentes. 

F) Acciones administrativas o judiciales, cuando se iniciaren después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. 

G) Derechos de varios titulares a una patente y procedimientos de solución de sus conflictos. 

H) Plazo de vigencia de las patentes de invención, el que se extenderá a veinte años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Artículo 125º - Podrán obtener la protección de patentes prevista en la presente ley aquellas sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, las materias, los productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, cuando la primera solicitud de patente se haya presentado en algún país miembro de la Organización Mundial de Comercio a partir del 1º de enero de 1995 y no se encuentren comercializados en el país o en el extranjero ni hayan sido realizados por terceros en el país -a la fecha de concesión de la patente- serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de cuya patente se trate y siempre que la misma haya sido solicitada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a partir del 1º de enero de 1995. 

CAPITULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES
COMO PAIS EN DESARROLLO

Artículo 126º - Aplázase hasta el 1º de enero de 2000, la aplicación de la inversión de la carga de la prueba prevista en el artículo 101 de la presente ley. 

Artículo 127º - No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1º de noviembre de 2001. 

Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar patente de invención para los mismos conforme a las previsiones y los requisitos de la presente ley, aplazándose su concesión hasta la fecha establecida en el inciso precedente. Cuando las patentes de invención para productos farmacéuticos y químicos agrícolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en ningún caso el primer depósito podrá ser anterior al 1º de enero de 1994. 

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 128º - La presente ley entrará en vigor a los ciento veinte días a partir de su publicación, quedando derogadas, a partir de su vigencia, la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes
En Montevideo, a 2 de setiembre de 1999. 

ARIEL LAUSAROT PERALTA,
Presidente. 

Martín García Nin,
Secretario.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Cúmplase, acúsese, recibo, comuníquese, publíquese
e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

SANGUINETTI - JULIO HERRERA