DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - PARAGUAY

Ley N° 1.294
"De Marcas"

(Continuación)

TÍTULO IV

CAPÍTULO I
DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES POR INFRACCIÓN

Artículo 84 - El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;

f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y,

g) usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 85 - En la sentencia definitiva de una acción por infracción podrán ordenarse las siguientes medidas, entre otras:

a) la cesación de los actos que constituyen la infracción;

b) el pago de las costas y costos del juicio y la indemnización de los daños y perjuicios;

c) el embargo o el secuestro de los productos en infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o la exportación de los productos, materiales o medios en infracción; y,

e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 86 - Tratándose de productos con marca falsa, no bastará la simple supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Artículo 87 - La autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento del proceso, ordenar al demandado que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción.

Artículo 88 - La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento fehaciente de la infracción, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez la infracción.

Artículo 89 - Se impondrá la pena de uno a tres años de penitenciaría no eximible y multa de mil a tres mil jornales mínimos:

a) a los que falsifiquen o adulteren una marca registrada;

b) a los que imiten fraudulentamente una marca registrada;

c) a los que a sabiendas, tengan en depósito, pongan en venta, vendan o se presten a vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsificada, fraudulentamente imitada o ilícitamente aplicada;

d) a los que con intención fraudulenta apliquen o hagan aplicar con respecto a un producto o a un servicio una enunciación, o cualquier designación falsa con relación a la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, el nombre del fabricante o el lugar o país en el cual haya sido fabricado o expedido; y,

e) a los que a sabiendas pongan en venta, vendan o se presten a vender productos o servicios con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.

Artículo 90 - La misma pena del artículo anterior se aplicará a los que hicieren uso doloso de un nombre comercial.

Artículo 91 - Para que se configure el delito no es necesario que la falsificación, imitación o aplicación fraudulenta de la marca comprenda el todo de una mercadería, bastando la aplicación a un sólo objeto de la especie.

Artículo 92 - La misma pena del artículo 89 se aplicará a los que por maquinaciones fraudulentas o malévolas, o cualquier otro medio desleal, trataren de desviar en provecho propio o de tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

Artículo 93 - Los delitos enumerados en los artículos 89 y 90 son de acción penal pública.

Artículo 94 - La acción penal prescribirá a los dos años. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal en lo que no esté expresamente establecido en esta ley.

CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Artículo 95 - En la acción por infracción de un derecho previsto en esta ley el propietario de la marca podrá pedir al juez que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 96 - Las medidas precautorias consistirán en:

a) la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;

b) el embargo o el secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción. En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva.

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso b); y,

d) la suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca ínterin se sustancia la acción judicial.

Artículo 97 - La medida precautoria se ordenará cuando se acredite la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora. El juez podrá requerir caución o garantía suficiente.

Artículo 98 - Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción pertinente no se iniciara dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

Artículo 99 - Las medidas precautorias u otras que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos en infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 100 - El propietario de una marca registrada que tuviera motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar a la autoridad de aduanas suspender esa importación o exportación al momento de su despacho. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.

Artículo 101 - Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá dar a las autoridades de aduanas las informaciones necesarias y una descripción suficientemente precisa de las mercancías para que puedan ser reconocidas.

Artículo 102 - Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad de aduanas ordenará o denegará la suspensión y lo comunicará al solicitante. La decisión de la autoridad de aduanas no causará ejecutoria.

Artículo 103 - Ejecutada la suspensión, las autoridades de aduanas la notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

Artículo 104 - Si transcurrieran diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas que se ha iniciado la acción judicial de infracción, o que el juez ha ordenado medidas precautorias para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas.

Artículo 105 - Iniciada la acción judicial de infracción, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 106 - A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.

Artículo 107 - Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

Artículo 108 - Tratándose de productos con marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Artículo 109 - El titular de un registro de marca concedido podrá registrar la marca en la Dirección General de Aduanas a los efectos de que esta institución compruebe la legitimidad de los productos cuyo despacho se solicite. El registro de la Dirección General de Aduanas será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 110 - Una vez efectuado el registro en la Dirección General de Aduanas, el titular podrá solicitar que se le comunique las solicitudes de despacho de los productos que lleven la marca registrada y cuyo fabricante no sea el titular. También podrá el titular exigir que se suspenda el despacho de tales productos hasta que se compruebe su legitimidad.

Artículo 111 - El registro en la Dirección General de Aduanas no es obligatorio para ejercer ninguno de los derechos que acuerda esta ley.

TÍTULO V
DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 112 - Reconócese la profesión de Agente de la Propiedad Industrial para las gestiones relativas a la competencia de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 113 - Para ejercer la profesión se requerirá título de abogado y la inscripción en la matrícula de Agentes de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 114 - Las personas que sin tener título de abogado estén matriculadas como Agentes de la Propiedad Industrial antes de promulgarse esta ley, podrán seguir ejerciendo la profesión. No obstante, en asuntos litigiosos deberán actuar bajo patrocinio de abogado.

Artículo 115 - El testimonio de poder para actuar en la instancia administrativa en asuntos de competencia de la Propiedad Industrial, independientemente del lugar de su otorgamiento, deberá inscribirse necesariamente en el registro que para el efecto habilitará la Dirección de la Propiedad Industrial. La legalización consular de los poderes otorgados en el extranjero a los Agentes para actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial, no será necesaria, bastando la sola certificación notarial.

Artículo 116 - El poder otorgado por carta, telegrama, fax, télex o correo electrónico, a un Agente de la Propiedad Industrial, le habilita para actuar de acuerdo con su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los sesenta días hábiles.

Artículo 117 - Para todas las actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial se requerirá la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial como patrocinante o apoderado, y se observarán las mismas formalidades establecidas para la solicitud de registro en todo lo que fueren aplicables.

TÍTULO VI
DE LAS TASAS

Artículo 118 - El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de la Dirección de la Propiedad Industrial, percibirá tasas calculadas en base a jornal del salario mínimo para trabajadores no calificados en la capital, en los siguientes conceptos y montos:

- solicitud de registro o de renovación de marca: un jornal;

- recargo por renovación en plazo de gracia: medio jornal;

- tasa anual por manutención del registro: cinco jornales;

- cada inscripción de poder en el registro: un jornal;

- cada informe oficial sobre marca: medio jornal;

- cada escrito de oposición: medio jornal;

- inscripción de cambio de domicilio del titular, por cada marca: medio jornal;

- inscripción de cambio de nombre del titular, por cada marca: medio jornal;

- inscripción de licencia de uso de cada marca: un jornal;

- inscripción de transferencia de cada marca: medio jornal;

- expedición de un duplicado de un certificado de registro: medio jornal; 

- inscripción o renovación en la matrícula de Agentes: medio jornal.

Artículo 119 - Los ingresos provenientes de la percepción de las tasas establecidas en el artículo anterior y de las multas estipuladas en esta ley serán depositados en una cuenta especial abierta en el Banco Central del Paraguay, a la orden del Ministerio de Industria y Comercio, fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Estos ingresos se incluirán en el Presupuesto General de la Nación desde el año siguiente al de la promulgación de esta ley, y su inversión será programada por la Dirección de la Propiedad Industrial.

TÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 120 - La Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria, la que se regirá por esta ley, las demás disposiciones legales pertinentes y los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 121 - La Dirección de la Propiedad Industrial estará a cargo de un Director designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria y Comercio.

Artículo 122 - La Dirección de la Propiedad Industrial editará un órgano de publicidad oficial en que se publicarán los actos jurídicos requeridos por esta ley, los registros concedidos y sus renovaciones, así como las resoluciones y sentencias judiciales firmes relativas a la revocación, anulación o cancelación de cualquier registro. Esta publicación sólo tendrá efectos informativos; no implicará ninguna notificación y se efectuará sin perjuicio de cualquier otra publicación determinada por el Reglamento.

Artículo 123 - Para ser Director de la Dirección de la Propiedad Industrial se requiere la ciudadanía paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, ser de profesión abogado y tener una reconocida solvencia moral. No puede desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia.

TÍTULO VIII
DE LOS RECURSOS Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 124 - Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos:

a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución; y, 

b) apelación ante la autoridad jerárquica superior.

La interposición de cada recurso será optativa para el interesado, pero no se podrá anteponer el de apelación al de reconsideración o reposición.

Artículo 125 - Contra el rechazo de una solicitud de registro o renovación que dicte un Jefe de Sección dentro de algún procedimiento no litigioso, se podrá interponer recurso de reconsideración en escrito fundado dentro de los cinco días hábiles de la notificación y su resolución no causará ejecutoria. Transcurridos quince días hábiles sin que el Jefe de Sección dicte resolución, los interesados podrán interponer el recurso de apelación ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial. Se entenderá que la resolución ficta rechazó la reconsideración, y la resolución del Director deberá confirmar o revocar el rechazo.

Artículo 126 - Contra las providencias de mero trámite que no causen gravamen irreparable que dicte un Jefe de Sección dentro de un procedimiento litigioso, se podrá interponer recurso de reposición en escrito fundado dentro de los cinco días hábiles contados desde la notificación de la providencia y su resolución causará ejecutoria.

Artículo 127 - Las resoluciones de los Jefes de Sección serán apelables ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial. El recurso será interpuesto ante el Jefe de Sección dentro de cinco días hábiles de la notificación.

Artículo 128 - Los fundamentos de la apelación deberán presentarse ante el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, durante el plazo de dieciocho días hábiles contados desde la notificación. De la fundamentación se correrá traslado a la otra parte, por el mismo término para su contestación.

Artículo 129 - La resolución del Director de la Dirección de la Propiedad Industrial agotará la instancia administrativa. Contra la resolución del Director de la Dirección de la Propiedad Industrial se podrá promover demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, dentro de los diez días hábiles.

Artículo 130 - Transcurridos cuarenta días hábiles sin que el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial dicte resolución, los interesados podrán recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa. Se entenderá que la resolución ficta rechazó las pretensiones de la parte que promueve la demanda contencioso-administrativa y la sentencia judicial deberá confirmar o revocar la resolución ficta.

Artículo 131 - Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula.

Artículo 132 - Los expedientes referentes a marcas quedarán archivados en la Dirección de la Propiedad Industrial. Los que hayan sido remitidos a los Tribunales deberán ser devueltos una vez finiquitada la cuestión judicial.

Artículo 133 - Las solicitudes de registro o de renovación de marcas que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior, pero los registros y renovaciones que se concedan quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley.

Artículo 134 - Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con el régimen anterior se regirán por las disposiciones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán aplicables a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Artículo 135 - Esta ley será aplicable a todas las acciones litigiosas que se iniciaren con posterioridad a su entrada en vigencia, como así también a las acciones litigiosas que se encontraren pendientes con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hubieren tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las normas hasta entonces vigentes.

Artículo 136 - Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria.

Artículo 137 - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Artículo 138 - Deróganse la Ley No. 751/79 "De Marcas", la Ley No. 1.258 de fecha 13 de octubre de 1.987, "Que modifica la Ley No. 751/79 De Marcas"; la Ley No. 259 de fecha 16 de noviembre de 1.993 "Que modifica y amplía el Artículo 77 de la Ley No. 751/79 De Marcas"; los Artículos 262, inciso XII y 356 de la Ley No. 879 de fecha 2 de diciembre de 1.981 "Código de Organización Judicial" y todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 139 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el veintiocho de mayo del año un mil novecientos noventa y ocho y por la Honorable Cámara de Diputados, el veinticuatro de junio del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1) de la Constitución Nacional.

Asunción, 6 de agosto de 1998

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial

El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy

Atilio R. Fernández
Ministro de Industria y Comercio