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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - URUGUAY

Ley N° 17.164 
Patentes de Inversión, Modelos de Utilidad 
y Diseños Industriales


(Continuación)


Sección III
Licencias obligatorias y otros usos
sin autorización del titular de la patente 

Subsección I
Licencias y otros usos por falta de explotación

Artículo 54º - Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación se ha interrumpido por más de un año, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor. 

Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las demoras de los organismos públicos para expedir autorizaciones, ajenas a la voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotación. 

La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto. A estos efectos la explotación de la patente realizada por un representante o licenciatario se considerará como realizada por el titular. 

Subsección II
Licencias obligatorias u otros usos sin autorización
del titular por razones de interés público 

Artículo 55º - En situaciones especiales que pudieran afectar al interés general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo económico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos. 

Artículo 56º - El derecho del titular de una patente podrá ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno. 

Artículo 57º - En los casos de otorgamiento de licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular, se dará traslado de la solicitud de licencia o de otro uso al titular y al licenciatario de la patente por el término perentorio de treinta días, vencido el cual, de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta. 

La reglamentación establecerá los demás procedimientos y requisitos a seguir para la concesión de las licencias u otros usos. Dicha reglamentación garantizará la participación en igualdad de condiciones a todos los interesados en la explotación, previendo las necesarias instancias de conciliación y arbitraje. 

Quienes soliciten la explotación del objeto de la patente deberán especificar las condiciones bajo las cuales pretendan obtenerla, su aptitud económica y la disposición de un establecimiento habilitado por la autoridad competente para llevarla adelante. 

Artículo 58º - La resolución que conceda una licencia obligatoria u otro uso de acuerdo con el artículo anterior deberá pronunciarse sobre su alcance definitivo o provisorio y los demás aspectos previstos para las licencias obligatorias. 

Artículo 59º - La autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. 

Subsección III
Licencias obligatorias y otros usos sin autorización
del titular por prácticas anticompetitivas

Artículo 60º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado. 

Artículo 61º - Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde señalar: 

A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado. 

B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente. 

C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables. 

D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el país. 

E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología. 

Artículo 62º - Habiendo transcurrido más de dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prácticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta días perentorios. 

Artículo 63º - La revocación de la patente o de la licencia no podrá afectar los actos o los contratos efectuados durante su vigencia para la explotación de la patente ni impedir la comercialización de los respectivos productos. 

Subsección IV
Otras licencias obligatorias y otros usos
sin autorización del titular

Artículo 64º - Cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento. En todos los casos la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conceder la licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, cuando el interesado demuestre que: 

A) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar. 

B) Posee estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local. 

C) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, aquél pueda realizar dicho desarrollo por sí o por terceros dentro del país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional. 

Cuando se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de protección a la fecha de aplicación de la presente ley y la patente comprenda materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, el licenciatario se obligará a adquirir dicha materia prima, molécula o principio, al titular de la patente o a quien éste indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado internacional, comprometiéndose el titular a venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial para sus filiales deberá ofrecerlos al licenciatario a ese precio. 

El licenciatario podrá adquirir la materia prima de otro proveedor cuando éste la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15% (quince por ciento) al que el titular la oferte en el territorio nacional. En este caso el licenciatario deberá demostrar que la materia prima adquirida de esa forma ha sido puesta lícitamente en el comercio, en el país o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado. 

Artículo 65º - Para la fijación de la remuneración prevista en el artículo precedente será de aplicación lo dispuesto en el literal B) del artículo 77 de la presente ley. 

Artículo 66º - La licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular no podrán extenderse más allá de todo lo relativo a los actos de explotación o comercialización del objeto de la licencia durante toda la vigencia de la patente en el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación. 

Artículo 67º - Concedida una licencia obligatoria el titular de una patente se obliga a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia, tales como conocimiento técnico, protocolos de fabricación y técnicas de análisis y de verificación y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculadas a la patente objeto de la licencia. 

La negativa infundada del titular a proporcionar el conocimiento técnico y transferir la tecnología necesaria a efectos de alcanzar el fin deseado o la no venta en tiempo y forma de la materia prima cuando ésta fuere el objeto de la patente supondrán en forma inmediata la pérdida de los derechos de regalía para el titular de la patente. 

Artículo 68º - La patente caducará cuando habiendo transcurrido dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no se pudiere explotar el objeto de la licencia por parte del licenciatario obligatorio por causas imputables al titular de la patente o a su licenciatario contractual. Se entenderán causas imputables al titular de la patente, entre otras, la negativa a proporcionar la información o la autorización a que refiere el artículo precedente. 

Subsección V
Patentes dependientes

Artículo 69º - Cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciatario a cualquier título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción. Cuando una patente tenga por objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotación. 

Artículo 70º - La licencia o el uso sin autorización del titular cuya finalidad sea permitir la explotación de una patente dependiente, se otorgará en las siguientes condiciones: 

A) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico significativo que posea una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente. 

B) El titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente. 

C) La cesión del uso autorizado de la primera patente incluirá el de la segunda. 

Subsección VI
Disposiciones generales y de procedimiento

Artículo 71º - El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos, deberá acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento. 

Podrá prescindirse de este requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas. 

Artículo 72º - El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizados deberá poseer capacidad técnica y económica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotación. 

Artículo 73º - Una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no podrá: 

A) Concederse con carácter exclusivo. 

B) Ser objeto de sublicencia. 

C) Otorgarse al defraudador. 

D) Cederse, salvo junto con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote el objeto de la licencia. 

Artículo 74º - De la solicitud de licencia obligatoria se dará traslado al titular de la patente por un término perentorio de treinta días, vencido el cual y de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta. En caso de mediar oposición, se nombrará dentro de los cuarenta días un tribunal de tres árbitros con las más amplias facultades, designados, uno por el patentado, otro por el solicitante de la licencia y el tercero de común acuerdo por los otros dos árbitros. En caso de no efectuar la designación una de las partes o no llegar a un acuerdo sobre el tercer integrante, la misma será efectuada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de diez días. 

El tribunal arbitral deberá pronunciarse sobre la desestimación o la concesión de la licencia obligatoria, su alcance, sus condiciones y su remuneración, dentro de un plazo que no excederá los sesenta días desde su constitución. 

Artículo 75º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá por acto fundado y dentro de los treinta días siguientes, sobre la concesión de la licencia obligatoria, en las condiciones planteadas por el solicitante, las que hubieren acordado las partes directamente, las que surgieren del arbitraje, o las que considere dicha Dirección Nacional en caso de faltar la decisión arbitral. 

Artículo 76º - El procedimiento dispuesto en los artículos 74 y 75 de la presente ley, no regirá para las situaciones previstas en las Subsecciones II y III de la Sección III del presente Capítulo. 

Artículo 77º - La resolución que conceda la licencia deberá expedirse sobre los siguientes aspectos: 

A) El alcance de la licencia, especificando en particular los actos excluidos de la misma. 

B) El pago de la adecuada remuneración a abonar por el licenciatario. La misma se determinará sobre la base de la amplitud y el valor económico de la explotación de la invención objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demás circunstancias propias de cada caso. 

C) Los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. 

D) Las medidas tendientes a que se brinde por el titular la información industrial o comercial necesaria para su explotación, así como las garantías de su cuidado y confidencialidad por el licenciatario. 

E) El plazo en que deberá comenzar la explotación de su objeto y el período en el que la falta de la misma habilite su revocación. 

F) Otros aspectos necesarios o convenientes para la explotación de la patente, la comercialización, el cumplimiento de la licencia y su contralor. 

Artículo 78º - La licencia obligatoria concedida podrá ser modificada mediante el procedimiento establecido para su concesión, cuando el titular de la patente hubiere concedido licencias en condiciones más beneficiosas. 

Artículo 79º - La licencia obligatoria y otros usos sin autorización del titular, podrán ser revocados cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos: 

A) La falta de explotación por el licenciatario, transcurridos los plazos de comienzo y ausencia de la misma, fijados por la resolución que la concede (literal E) del artículo 77 de la presente ley). 

B) La realización de prácticas anticompetitivas o abuso del derecho por el licenciatario. 

C) El incumplimiento de los términos de la concesión. 

Artículo 80º - La resolución que conceda una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, deberá ser publicada e inscripta en el registro especial llevado al efecto. 

TITULO III
PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 81º - Considérase modelo de utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación. Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva. 

Artículo 82º - La solicitud de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto, sin perjuicio de que pueda comprender dos o más partes que funcionen como un conjunto unitario. Podrán reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud. 

Artículo 83º - No pueden ser objeto de protección mediante una solicitud de patente de modelo de utilidad: 

A) Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones. 

B) La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes. 

C) Los procedimientos. 

D) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la presente ley.

Artículo 84º - La patente de modelo de utilidad se concederá por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. El plazo de protección del modelo de utilidad podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años. La solicitud de prórroga deberá ser presentada dentro de los ciento ochenta días anteriores al vencimiento. También podrá presentarse dentro de los ciento ochenta días posteriores al mismo, pagándose en ese caso un recargo del 50% (cincuenta por ciento) en las tasas correspondientes (artículo 117 de la presente ley). 

Artículo 85º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Título, regirán para los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fueren aplicables. 

TITULO IV
PATENTES DE DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I
REQUISITOS, CONDICIONES Y ALCANCE DE LA PROTECCION

Artículo 86º - Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material. 

Artículo 87º - La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual. 

Artículo 88º - El titular de la patente de diseño industrial posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él. Se podrá impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distinto de los indicados en la patente. 

Artículo 89º - No podrán ser objeto de una patente de diseño industrial: 

A) Los diseños que hayan sido objeto de solicitud en el país con fecha de presentación o de prioridad anterior siempre que sean publicados y aquellos cuyo contenido ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar por la publicación, la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentación o de la prioridad. 

B) Los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario con respecto a los modelos o a los diseños anteriores. 

C) Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto. 

D) Los diseños que carezcan de forma definida concreta. 

E) Los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos. 

F) Los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes. 

G) Los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres. 

Artículo 90º - No afectará la novedad la divulgación del diseño realizada dentro de los seis meses que preceden a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquélla derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el diseñador, sus causahabientes o terceros. 

Artículo 91º - La solicitud de diseño industrial deberá referirse a un único objeto, pudiendo reivindicarse varios elementos, aspectos o variaciones del mismo, siempre que posean la misma característica distintiva preponderante. 

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 92º - La solicitud de un diseño deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley, con las siguientes modificaciones: 

A) Podrá prescindirse de la memoria descriptiva y las reivindicaciones cuando dicho requisito no se adecue a la naturaleza del diseño. 

B) Deberá incluirse una representación gráfica o fotográfica del diseño que permita un conocimiento claro, completo y preciso del mismo. 

C) Los requisitos mínimos previstos por el artículo 23 de la presente ley consistirán en la identificación del solicitante y en una representación gráfica o fotográfica del diseño. 

Artículo 93º - La solicitud será examinada a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo anterior. 

Artículo 94º - Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos la solicitud de patente de diseño deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, transcurridos doce meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad en su caso. La publicación podrá anticiparse a requerimiento del solicitante. 

Artículo 95º - Se podrán presentar observaciones por cualquier interesado o de oficio, fundadas en el incumplimiento de las condiciones y los requisitos para la concesión de la protección, dentro del plazo perentorio que fije la reglamentación a partir de la publicación de la solicitud. La presentación de observaciones por terceros no conferirá, a quien las hiciera, la calidad de parte en el procedimiento. 

Artículo 96º - En caso de no haberse presentado observaciones o rechazadas las mismas y cumplidos los requisitos formales previstos por la presente ley, se procederá a conceder la patente de diseño solicitada expidiéndose el correspondiente título. 

Artículo 97º - El plazo de vigencia de la patente de diseño industrial será de diez años, contado a partir de la presentación de la solicitud. 

El diseño industrial patentado podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años. La solicitud de prórroga deberá ser presentada dentro de los ciento ochenta días anteriores al vencimiento o luego del mismo dentro de igual plazo, mediante el pago de los correspondientes recargos. 

Artículo 98º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Título, regirán en lo aplicable para los diseños industriales, las disposiciones sobre patentes de invención. 

 


Continúa con TITULO V - Acciones y Sanciones por la Infracción de Patentes