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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - NICARAGUA

Ley No. 380

 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos


Continuación


CAPÍTULO VI
TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA


Artículo 30 Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. La transferencia debe constar por escrito. Para que la transferencia surta efectos frente a terceros, la misma deberá inscribirse ante el Registro. Dicha inscripción devengará la tasa establecida.
 
Artículo 31 Transferencia libre de la marca. El derecho sobre una marca podrá transferirse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limitara a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.

A pedido de una persona interesada o de una autoridad competente, podrá anularse una transferencia y su correspondiente inscripción si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos. 
Artículo 32 Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder por escrito a un tercero licencia para usar la marca.
La licencia de uso tendrá efectos legales frente a terceros desde la fecha en que se solicite su inscripción ante el Registro. 


En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:
  1. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.

  2. El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.

  3. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos productos o servicios.

Artículo 33 Control de calidad. A pedido de cualquier persona interesada o de una autoridad competente y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Juez podrá cancelar la inscripción de un contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control por el titular, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público, o se configurara una práctica perjudicial para la competencia dentro del mercado. 





CAPÍTULO VII
TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA


Artículo 34 Nulidad del Registro. A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artos.8 y 9 de la presente ley. Tratándose de algún incumplimiento del Artículo 8 de esta ley, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 9 de la presente ley, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca, solo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. Procederá una acción de nulidad si el interesado no hubiese hecho oposición en su oportunidad.
Artículo 35 Cancelación por Generalización de la Marca. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:
  1. La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;

  2. El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o genérico del producto o del servicio respectivo; y,

  3. El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.
Artículo 36 Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca. A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente, cancelará el registro de una marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país. 

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición, de anulación o de infracción, cuando la objeción o la acción se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta Ley. La cancelación será resuelta por autoridad que conozca del procedimiento o de la acción correspondiente.

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se ha usado.
Artículo 37 Definición de uso de la marca. Para efectos de la acción de cancelación del registro por falta de uso, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en cualquier de los Países Signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un Licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.
Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el Registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere. 
Artículo 38 Disposiciones Relativas al Uso de la Marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando ésta se debiera a motivos justificados.
Se reconocerán como motivos justificados de la falta de uso de una marca los que resulten de circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.
Artículo 39  Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.
El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado efectivamente. 
Artículo 40 Renuncia al registro. El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir por escrito al Registro la cancelación de ese registro, el pedido de cancelación devengará la tasa establecida. 

Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho de garantía o un embargo u otra restricción de dominio en favor de tercero, la renuncia sólo se admitirá con consentimiento escrito del tercero con firma certificada notarialmente o por orden de la autoridad competente.



CAPÍTULO VIII
MARCAS COLECTIVAS


Artículo 41 Disposiciones Aplicables. Las disposiciones del Capítulo II de la presente ley, serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.
Artículo 42 Solicitud de Registro de la Marca Colectiva. La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la marca.

El reglamento de empleo de la misma debe precisar las características que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a usarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que aquella se use conforme a su reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.
Artículo 43 Examen de la Solicitud de la Marca Colectiva. El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos relativos al reglamento de su empleo.
Artículo 44 Registro de la Marca Colectiva. Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas. Se incluirá en el registro una copia del reglamento de empleo de la marca.
Artículo 45 Cambios en el Reglamento de Empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en su reglamento de empleo.

Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos previo pago de la tasa establecida y sólo surten efectos desde su presentación a inscripción en el Registro. 
Artículo 46 Licencia de la Marca Colectiva. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca conforme a su reglamento de empleo.
Artículo 47 Uso de la marca colectiva. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considerará efectuado por el titular.
Artículo 48 Nulidad del Registro de la Marca Colectiva. A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente anulará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:
  1. La marca fue registrada sin haberse cumplido los requisitos relativos al reglamento de empleo.

  2. El reglamento de empleo de la marca es contrario a la ley, al orden público o a la moral.
Artículo 49 Cancelación del registro de la Marca Colectiva. A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:
  1. Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca; o,

  2. Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca.




CAPÍTULO IX
MARCAS DE CERTIFICACION


Artículo 50 Disposiciones Aplicables. Las disposiciones del Capítulo II de la presente Ley serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.
Artículo 51  Titularidad de la Marca de Certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad. 
Artículo 52 Formalidades para el Registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca.
Artículo 53 Duración del Registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. En los demás casos el registro estará sujeto a renovación.

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.
Artículo 54 Uso de la Marca de Certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a cualquier persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.
La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.
Artículo 55 Gravamen y transferencia de la Marca de Certificación. Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.
Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.
Artículo 56 Reserva de la Marca de Certificación Extinguida. Una marca de certificación cuyo registro venciera sin ser renovado, fuese cancelado a pedido de su titular o anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de diez años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según el caso.




CAPÍTULO X
EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL


Artículo 57 Aplicaciones de las disposiciones sobre marcas. Salvo las disposiciones del Capítulo II de la presente ley, serán aplicables a las disposiciones de publicidad comercial, bajo reservas de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.
Artículo  58 Causales de Irregistrabilidad. Las expresiones o señales de publicidad comercial serán registrables en los siguientes casos:
  1. Que quedaran comprendidas en algunas de las disposiciones previstas en los incisos b), c), e), h), i), j), k), l), n), o), del Artículo 8 de esta ley;

  2. Sean iguales o similares a otra que ya estuviese registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero;

  3. Que incluyan un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;

  4. Aquellas cuyo uso en el comercio será susceptible de crear confusión respecto a los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero a que quedara comprendida en algunas de las prohibiciones previstas e), f), g), i) u j) del Artículo 8 de la presente ley; o,

  5. Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de Competencia Desleal.
Artículo 59 Alcance de la Protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido, pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.




CAPÍTULO XI
NOMBRES COMERCIALES

Artículo 60 Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando se abandona el nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 61 Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. 

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artos.28,29 y 30 de la presente ley en cuanto corresponda.
Artículo 62 Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá registrarlo en el Registro, el que tendrá carácter declarativo.
El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que lo emplea. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

El registro de un nombre comercial ante el Registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes, y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.
Artículo 63   Nombres comerciales inadmisibles. No podrá ser registrado como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:
  1. consiste, total o parcialmente, en un signo que es contrario a la moral o al orden público;

  2. su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; o,

  3. su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.
Artículo 64 Procedimiento de registro del nombre comercial. El registro de un nombre comercial, así como la modificación y la anulación del registro, se efectuará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El Registro examinará si el nombre comercial contraviene a lo dispuesto en el artículo anterior.
No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.
Artículo 65 Transferencia del nombre comercial. La transferencia de un nombre comercial registrado se inscribirá en el Registro de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.
El nombre comercial solo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.





CAPÍTULO XII
ROTULOS Y EMBLEMAS

Artículo 66 Protección del rótulo de establecimiento. La protección y el registro de los rótulos de establecimientos se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.
Cuando un rótulo fuese usado como distintivo de un local único, o de varios locales ubicados en una misma zona del país, la protección que se le acuerde en caso de conflicto podrá limitarse en función del ámbito territorial en que dicho rótulo fuese conocido por el público.
Artículo 67 Protección del emblema. La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.



CAPÍTULO XIII
INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL


Artículo 68 Utilización de indicaciones geográficas. Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.
Artículo 69 Utilización en la publicidad. No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios. Tampoco se permitirá la utilización en el Registro de marcas que contenga expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. 
Artículo 70 Indicaciones relativas al comerciante. Todo comerciante podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

 

Continuación: Capítulo XIV

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