DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - COSTA RICA

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

ARTÍCULO 62.- Prohibiciones para el registro

No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

1. La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.
2. La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.
3. La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.
4. Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.
5. La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.
6. Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

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El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.

El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

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Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase” , “tipo” , “estilo” , “imitación” u otras análogas.

Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen.

Las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente ley. En su reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen, un signo que:

1. No se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 2 de esta ley;
2. Sea contrario a las buenas costumbres o el orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.
3. Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

1. El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
2. La denominación de origen cuyo registro se solicita.
3. La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen.
4. Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen.
5. Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen.

La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública.

Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar que:

1. Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
2. La denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:

1. La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación.
2. Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen.
3. Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen será publicado en el diario oficial.

El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará en cuanto corresponda al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen.

Solo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos o servicios indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive los que no estén entre los solicitantes del registro, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos o servicios indicados en el registro.

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella, la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente ley, en cuanto corresponda.

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente ley, o bien, que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente ley.

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Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando la modificación o corrección sea la misma para todos.

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el transfiriente y el adquiriente sean los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro.

A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores de este artículo, el peticionante deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la resolución declaratoria de la nulidad.

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que este no se haya beneficiado por la licencia.

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.

Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley No. 6468, de 18 de setiembre de 1980.

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Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.

Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus órdenes, realizar gestiones directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones.

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes.

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Industrial no saldrán de la oficina del Registro.

Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o las consultas que quieran formular las autoridades o los particulares y exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en la misma oficina, bajo la responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores únicamente se excepcionarán cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en un proceso y así se requiera.

A pedido de una persona interesada, el registrador podrá devolver algún documento presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento, y que no sea necesario conservar. Se devolverá y en el expediente se dejará fotocopia autenticada del documento, la cual será a costa del interesado.

Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:

1. Por solicitud de registro de una marca: Un veinte por ciento (20%) del salario base. Complementaria por cada clase de la Clasificación de productos o servicios: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.
2. Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial o denominación de origen: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.
3. Por renovación de un registro de marca, por cada clase: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.
4. Recargo por renovación en el plazo de gracia. Dentro del primer mes: treinta por ciento (30%) adicional. Después del primer mes: cien por ciento (100%) adicional.
5. Por cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud de registro de marca: un veinte por ciento (20%) del salario base.
6. Por solicitud de inscripción de cancelación voluntaria del registro o reducción o limitación voluntaria de la lista de productos o servicios: un veinte por ciento (20%) del salario base.
7. Por solicitud de inscripción de una modificación, corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia o licencia de uso: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.
8. Por cada registro fraccionario en caso de división de un registro de marca: un veinte por ciento (20%) del salario base.
9. Por expedición de un duplicado en un certificado de registro: un diez por ciento (10%) del salario base.

El salario base mencionado en este artículo es el fijado en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.

Los montos recibidos por tasas serán utilizados para sufragar la totalidad de los gastos anuales que requiera el Registro de la Propiedad Industrial. Si no alcanzan para sufragar todos los gastos, el monto restante deberá ser cubierto por el Registro Nacional. De haber excedente, será entregado al Registro Nacional para cubrir otros gastos de esta última institución.

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El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.

Las solicitudes de registro o renovación de marca en trámite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las renovaciones que se concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.

Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Las normas de clasificación indicadas en los párrafos primero y cuarto del artículo 89 anterior lo son ad referéndum; su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales.

Rige a partir de su publicación.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Carlos Vargas Pagán
PRESIDENTE